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Austria: CJEU on Cost Reimbursement – More Money for Right Holders?

In a recent judgement, the CJEU shed light on conditions a national cost reimbursement regime has to fulfill under the Enforcement Directive (2004/48/EC).

The issue

IP infringement proceedings often require a thorough preparation of the facts of a case, and often involve complex legal issues on which there is little or no CJEU or national court guidance. As a consequence, preparing and conducting IP-infringement proceedings can be expensive. Whether and to which extent costs of legal (and technical) advisors have to be reimbursed by the losing party to the winning party can be an important factor in deciding whether infringements of IP-rights are taken to court.

The case

In the course of patent proceedings, a Belgian court ordered the losing party to reimburse costs of the first instance proceedings of EUR 11,000, the maximum amount provided for in regard to lawyers’ fees under Belgian law for these kinds of proceedings. The successful party, however, requested, inter alia, reimbursement of lawyers’ and patent agent fees (the latter are only reimbursed under Belgian law in cases of fault in filing or continuance of the proceedings) amounting to ca EUR 230,000. As Art 14 of the Enforcement Directive harmonises the conditions for cost reimbursement in IP-cases, questions were referred to the CJEU asking, in essence, whether the Belgian provisions are in line with the Enforcement Directive.

The decision of the CJEU (28 July 2016, C-57/15)

Fees of lawyers and technical advisors covered by Art 14

The CJEU first confirmed that the concept of “legal costs” to be reimbursed under Art 14 includes the lawyer’s fees, which generally constitute a substantial part of the costs in-curred. Moreover, the broad wording of Art 14 also includes – in principle – the costs for the services of a technical advisor. Accordingly, national laws providing that costs for a technical advisor are only reimbursed in the event of fault on the part of the unsuccessful party are in conflict with Art 14. Such costs therefore have to be reimbursed, if they are directly and closely linked to a judicial action seeking to enforce intellectual property rights.

Guidelines for national cost reimbursement regimes

The CJEU held that a system providing for a flat-rate of reimbursement of a lawyer’s fees could, in principle, be in conformity with the Enforcement Directive. However, it has to ensure the reasonableness of the costs to be reimbursed, taking into account factors such as the subject matter of the proceedings, the sum involved, or the work to be carried out to represent the client concerned. The requirement that cost reimbursement has to be “reasonable” does not justify legislation imposing a flat-rate significantly below the average rate actually charged for the services of a lawyer in that Member State.

Moreover, cost reimbursement must also be “proportionate“. While the requirement of proportionality does not imply that the unsuccessful party has to reimburse the entirety of the costs incurred by the other party, it does mean that the successful party should at least have the right to reimbursement of a significant and appropriate part of the reason-able costs actually incurred by that party.

Accordingly, national legislation providing for an absolute limit in respect of costs attached to the assistance of a lawyer must ensure that such limit reflects the reality of the rates charged for the services of a lawyer in the field of intellectual property. Art 14 excludes from its scope situations in which “equity” does not allow the legal costs to be borne by the unsuccessful party. However, such exclusion only serves as a basis for national provisions allowing courts to disregard the general scheme on cost reimbursement by way of exception in specific cases in which the application of the general scheme would lead to a result considered unfair. It does not justify rules providing for a general unconditional absolute limit of costs to be reimbursed.

The impact

National cost reimbursement schemes vary significantly within the EU. However, many of them contain some kind of limitation of costs to be reimbursed to the successful party. The CJEU clarified that such limitations may not be in line with the Enforcement Directive’s requirements, unless they ensure that the successful party receives “reasonable” and “proportionate” costs from the unsuccessful party. National courts will therefore have to construe their national cost reimbursement scheme in line with the decision of the CJEU and may even have to disregard national rules in conflict with this decision.

National cost reimbursement rules for IP-cases have to ensure that the successful party can recover reasonable and proportionate costs from the un-successful party.

EuGH zu Kostenersatzregime – Mehr Geld für Rechteinhaber?

In einer vor Kurzem ergangenen Entscheidung zeigt der EuGH auf, welche Voraussetzungen mitgliedsstaatliche Regelungen zum Verfahrenskostenersatz nach der Durchsetzungsrichtlinie (2004/48/EG) erfüllen müssen.

Das Problem

Gerichtsverfahren, die Verletzungen von Immaterialgüterrechten zum Gegenstand haben, erfordern oft eine besonders sorgfältige Aufarbeitung des Sachverhalts. Hinzukommt, dass oft komplexe rechtliche Fragen zu behandeln sind, zu denen es wenig oder keine Judikatur des EuGH oder nationaler Gerichte gibt, die Leitlinien vorgeben. Die Vorbereitung und Durchführung eines Verletzungsverfahrens kann daher kostenintensiv sein. Ob, und in welchem Ausmaß die Rechtsanwaltskosten und die Kosten von technischen Beratern (Patentanwälten) der obsiegenden Partei von der unterlegenen Partei ersetzt werden müssen, kann ein gewichtiger Faktor bei der Entscheidung, ob man Verletzungen von Immaterialgüterrechten gerichtlich verfolgt, sein.

Der Ausgangsfall

Im Rahmen eines Patentverfahrens hat ein belgisches Gericht die unterlegene Partei zum Ersatz von erstinstanzlichen Rechtsanwaltskosten in Höhe von EUR 11.000, dem Höchstbetrag, den das belgische Recht für derartige Verfahren vorsieht, verpflichtet. Die obsie-gende Partei begehrte aber, unter anderem, Ersatz der Rechtsanwaltskosten und Kosten der technischen Berater (letztere werden nach belgischem Recht nur bei Verschulden bei der Einleitung oder Fortsetzung des Verfahrens zugesprochen) in Höhe von ca EUR 230.000. Da Art 14 Durchsetzungsrichtlinie die Voraussetzungen für Kostenersatz in Immaterialgüter betreffenden Verletzungsverfahren harmonisiert, wurden dem EuGH Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt, die im Wesentlichen klären sollten, ob die entspre-chenden belgischen Bestimmungen richtlinienkonform sind.

Die Entscheidung des EuGH (28. Juli 2016, C-57/15)

Rechtsanwaltskosten und Kosten von technischen Beratern fallen unter Art 14

Der EuGH bestätigt, dass der in Art 14 gewählte Begriff “Prozesskosten” die Anwaltsho-norare, die im Allgemeinen einen erheblichen Teil der im Verfahren entstehenden Kosten ausmachen, umfasst. Darüber hinaus umfasst der Begriff “Prozesskosten” grundsätzlich auch die Kosten eines technischen Beraters. Nationale Regelungen, die einen Kostenersatzanspruch in Bezug auf die Kosten eines technischen Beraters auf Fälle beschränken, in denen sich die unterlegene Partei ein Fehlverhalten zuschulden hat kommen lassen, sind mit Art 14 unvereinbar. Die Kosten eines technischen Beraters sind im Ergebnis zu ersetzen, wenn sie unmittelbar und eng mit einer Klage zur Durchsetzung eines Rechts des geistigen Eigentums zusammenhängen.

Vorgaben für nationale Kostenersatzregime

Allgemein führt der EuGH aus, dass ein System, das Pauschaltarife für die Erstattung der Anwaltshonorare vorsieht, grundsätzlich mit der Durchsetzungsrichtlinie vereinbar sein kann. Allerdings muss ein solches System die Zumutbarkeit (iSv Angemessenheit) der zu erstattenden Kosten unter Berücksichtigung von Faktoren wie Streitgegenstand, Streitwert oder Arbeitsaufwand für die Verteidigung des betreffenden Rechts sicherstellen. Das Erfordernis, dass der Kostenersatz “zumutbar” sein muss, rechtfertigt jedoch keine mitgliedsstaatliche Regelung, die weit niedrigere Pauschaltarife als die tatsächlich für Anwaltsleistungen in diesem Mitgliedsstaat durchschnittlich verrechneten vorsieht.

Darüber hinaus muss der Kostenersatz auch “angemessen” (iSv verhältnismäßig) sein. Das bedeutet zwar nicht, dass die unterlegene Partei zwangsläufig sämtliche Kosten der obsiegenden Partei erstatten muss, allerdings muss die obsiegende Partei zumindest Anspruch auf Erstattung eines erheblichen und angemessenen Teils der ihr tatsächlich entstandenen Kosten haben.

Eine mitgliedsstaatliche Regelung, die eine absolute Obergrenze für die Rückerstattung der Anwaltskosten vorsieht muss daher sicherstellen, dass diese Grenze die tatsächlich für Anwaltsleistungen im Bereich des geistigen Eigentums verrechneten Honorare widerspiegelt. Nach Art 14 können Billigkeitsgründe dem Ersatz von zumutbaren und ange-messenen Kosten durch die unterlegene Partei entgegenstehen. Dies soll (nur) als Grundlage für nationale Regelungen dienen, die es Gerichten ermöglichen, in Einzelfällen, in denen die Anwendung der allgemeinen Kostenersatzregelungen zu ungerechten Er-gebnissen führen würde, von diesen Regelungen abzuweichen. Den bedingungslosen Ausschluss von Kosten, die eine bestimmte Obergrenze übersteigen, rechtfertigt Art 14 aber nicht.

Die Konsequenz

Die Regelungen zum Kostenersatz sind in den einzelnen Mitgliedsstaaten sehr unterschiedlich. Viele sehen irgendeine Form der Deckelung oder Beschränkung der Kosten vor, die der obsiegenden Partei zu ersetzen sind. Der EuGH stellt mit dieser Entscheidung klar, dass solche Deckelungen bzw Beschränkungen gegen die Durchsetzungsrichtlinie verstoßen können, falls sie nicht sicherstellen, dass die obsiegende Partei “angemessene” und “verhältnismäßige” Kosten von der unterlegenen Partei erstattet bekommt. Nationale Gerichte haben daher ihre nationalen Bestimmungen zum Kostenersatz richtlinienkonform auszulegen oder können diese – soweit sie mit der Richtlinie bzw dieser Entscheidung im Widerspruch stehen – sogar unangewendet lassen.

Nationale Kostenersatzregime haben – soweit sie Verfahren über die Verletzung von Immaterialgüterrechten betreffen – sicherzustellen, dass die obsiegende Partei angemessene und verhältnismäßige Kosten von der unterlegenen Partei ersetzt erhält.