Czech Republic: Hashtagging a #trademark or Trademarking a #hashtag?

→ Denisa Assefová

What happens if you use a famous brand in a hashtag on social media platforms? Can you register a popular #hashtag as a trademark? The answer is: #itdepends

Originating from Twitter, hashtags have gradually become a ubiquitous phenomenon amongst both consumers and companies when communicating on social media platforms such as Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, etc. Businesses have discovered that hashtags are a powerful marketing tool that allows consumers to interact with the companies that make their favourite brands or products and directly engage in online marketing campaigns. The companies then encourage users to talk about their brands and create catchy slogans while turning them into popular #hashtags.

With the growing influence of hashtags, large companies such as Pepsi have started to trademark their popular hashtag slogans (eg Pepsi’s EU trademark “#sayitwithpepsi” registration no. 014653968, or MHCS’s “#moetmoment” international registration no. 1271942) to protect themselves against competitors trying to freeride on their popularity by using the same hashtags and thus attracting consumers’ attention.

Hashtag trademarking in the US and Europe

Hashtags are even more popular in the United States. The US Patent and Trademark Office (“USPTO”) has already received more than a thousand applications for hashtag trademarks. The boom has even inspired the USPTO to update its Trademark Manual by adding specific guidelines. Section 1202.18 of the Manual is explicitly dedicated to hashtag trademarks.

Despite the growing number of hashtag trademarks, uncertainty remains regarding the registrability of hashtags as trademarks. Some say that as hashtags are merely metadata – a hyperlink leading to other online content – their use should not be restricted or monopolised. There is a clear similarity here to the keywords used in search engines to generate links to designated website content, such as Google’s AdWords. The use of famous or well-known trademarks as search keywords by competitors was examined by the Court of Justice of the European Union on multiple occasions¹ before at least some of the related legal questions were answered.

Trademark infringement cases

Nevertheless, legal uncertainty lingers over the question of whether the use of a registered (famous) trademark in or as a hashtag (eg#Nike or #coke) when creating online content can be seen as illegal, ie as trademark infringement (or possibly unfair competition). Indeed, the first trademark infringement cases based on the (unlawful) use of branded names in hashtags are starting to emerge, perhaps not surprisingly, in the United States. In Fraternity Collection, LLC v. Fargnoli, the district court concluded that “hashtagging a competitor’s name via social media could deceive customers for purposes of a false advertising claim“². In other cases³, however, the US courts have adopted a different approach, concluding that hashtags are incapable of functioning as an indication of source and that even a distinctive or renowned trademark used in a hashtag does not, in the eyes of the consumer, establish a trademark use. This approach is interesting in view of the fact that the USPTO explicitly acknowledges hashtag trademarks and allows their registration, subject to certain conditions.

Risks

It will be interesting to see what the Court of Justice of the European Union will have to say about hashtagging well-known brands, especially in cases where there is a clear intention to free-ride or profit economically from the hashtag. A strong argument in support of brand owners is the fact that the viral use of an originally distinctive mark through hashtags not originating from the brand owner can lead to the mark becoming generic and thus losing the basic trademark function – identification of source of origin. These are the potentially disastrous effects of the unrestrained use of hashtags referring to a distinctive brand.

Even if in a particular case the use of a hashtag that includes a famous trademark may not be seen as a use of trademark in the course of trade, it could still be perceived as unlawful under unfair competition laws.

Conclusion

The legal implications arising in connection with the use of hashtags outlined above are a typical example of technology being one or more steps ahead of the law. Some questions are waiting for the courts to answer them, but three things are clear:

• Companies should seek trademark protection for popular slogans related to their business and becoming viral through hashtags.
• Companies should monitor competition and trending hashtags for possible hashtag hijacking (using brand names in hashtags for unfair purposes).
• Companies should monitor the use of their brands in hashtags for the purpose of avoiding dilution and loss of distinctiveness.

… in other words: #dontoverhashtag (!)

Hashtagging a competitor's brand via social media could deceive customers and be detrimental to the brand owner. Moreover, extensive viral use of one’s brand in hashtags may lead to dilution and loss of distinctiveness of the brand. These factors encourage companies to register their hashtag trademarks, although uncertainty remains regarding the registrability of hashtags as trademarks. Some say that as hashtags are merely metadata – a hyperlink leading to other online content – their use should not be restricted or monopolised.

1

E.g. joined cases C‑236/08 – ²³⁸⁄₀₈, Google France and Google Inc. vs Louis Vuitton Malletier SA

2

Decision of the District Court for the Southern District of Mississippi, no. 3:13-CV-664-CWR-FKB, 2015 WL 1486375 (S.D. Miss. Mar. 31, 2015, at *1 – 2)

3

E.g. Decision of the District Court of California in Eksouzian v. Albanese, no. CV 13 – 00728-PSG-MAN, 2015, WL 4720478 (C.D. Cal. Aug, 7, 2015)

Hashtagování #ochranneznamky, nebo #hashtag jako ochranná známka?

→ Denisa Assefová

Co se stane, pokud užijete známé registrovanou ochrannou známku v hashtagu na sociálních sítích? Můžete si zaregistrovat populární #hashtag jako ochrannou známku? Odpověď zní: #tozalezi.

Hashtagy, za jejichž vznikem stojí Twitter, se postupně staly jak pro firmy, tak pro jednotlivce , všudypřítomným fenoménem a prostředkem jejich vzájemné komunikace na sociálních sítích jako např. Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, apod. Firmy zjistily, že hashtag je mocným marketingového nástrojem, který koncovým zákazníkům umožňuje interakci se společnostmi, které vyrábí jejich oblíbené značkové produkty, a umožňují jim přímo se zapojit do jejich online marketingových kampaní. Společnosti naopak uživatele nabádají k tomu, aby mluvili o jejich produktech a vytvářeli chytlavé slogany, které zároveň začnou užívat jako populární #hashtagy.

S rostoucím vlivem hashtagů si velké korporace jako např. Pepsi začaly své populární hashtagy registrovat jako ochranné známk (např. ochranná známka společnosti Pepsi #sayitwithpepsi”, č. zápisu 014653968, registrovaná pro území EU, nebo mezinárodní ochranná známka společnosti MHCS “#moetmoment”, č. zápisu 1271942), aby se tak ochránily před konkurencí snažící se parazitovat na jejich popularitě používáním stejných hashtagů s cílem přitáhnout pozornost zákazníků.

Hashtagy jako registrované ochranné známky v USA a v Evropě

Ještě větší popularitě se hashtagy těší ve Spojených státech. Americký známkový a patentový úřad (USPTO) již obdržel více než tisíc přihlášek ochranných známek ve formě hashtagů. Tento boom dokonce inspiroval USPTO k aktualizaci jeho Příručky k přihláškám ochranných známek doplněním specifických pokynů. Článek 1202.18 Příručky se výslovně věnuje ochranným známkám ve formě hashtagů.

I přes rychle rostoucí množství ochranných známek ve formě hashtagů však přetrvávají pochyby ohledně jejich registrovatelnosti. Někteří tvrdí, že hashtagy jsou pouhá metadata — hyperlinky vedoucí k jinému online obsahu — jejich užívání by nemělo být omezováno či monopolizováno. Je zde zřejmá podobnost s klíčovými slovy užívanými ve vyhledávačích ke generování určeného obsahu webových stránek, jako například tzv. AdWords od Google. Užitím všeobecně známých nebo populárních ochranných známek jako klíčových slov při vyhledávání ze strany konkurentů se Evropský soudní dvůr musel zabývat několikrát, než byly zodpovězeny alespoň některé související právní otázky¹.

Současný trend registrovat hashtagy (často reklamní slogany) jako ochranné známky pokračuje a evropské známkové úřady zatím (na rozdíl od amerického USPTO) zřejmě nemají důvod ochranné známky ve formě hashtagů považovat za odlišné od jiných druhů ochranných známek, přičemž hlavním kritériem je schopnost předmětné známky (bez znaku #) sloužit jako identifikátor původu. Nárok na ochranu samotného symbolu # se implicitně vzdává z důvodu, že sám o sobě není symbol # schopen tuto funkci plnit.

Případy zásahů do ochranné známky

Nicméně nejistota přetrvává ohledně otázky, zda lze užití známé registrované ochranné známky (např. #Nike nebo #coke) jako nebo v rámci hashtagu při vytváření online obsahu považovat za protiprávní, tj. za porušení práv k ochranné známce (nebo případně za nekalosoutěžní jednání). A skutečně, první případy zásahů do práv k ochranným známkám z titulu (neoprávněného) užití chráněných označení v hashtazích se již začínají objevovat, — asi nikoli překvapivě – v USA. V případu Fraternity Collection, LLC v. Fargnoli, byl příslušný okresní soud toho názoru, že “hashtagování jména soutěžitele na sociálních sítích za účelem předání nepravdivého reklamního sdělení je způsobilé mást zákazníky“². V jiných případech³ však soudy zvolily opačný postoj a uzavřely, že hashtagy nejsou schopné sloužit jako indikátor původu a že ani užití všeobecně známé ochranné známky v hashtagu samo o sobě, v očích spotřebitele, nepředstavuje užití ochranné známky. Tento přístup je zajímavý především s ohledem k tomu, že USPTO ochranné známky v podobě hashtagů výslovně uznává a umožňuje jejich registraci při splnění dalších podmínek.

Rizika

Bude zajímavé sledovat, jak se k hashtagování známých ochranných známek vyjádří Soudní dvůr Evropské Unie, a to především v případech, kdy je tu zjevný úmysl na užití hashtagu parazitovat či ekonomicky profitovat. Silným argumentem ve prospěch majitelů ochranných známek může být skutečnost, že virální užívání původně distinktivní ochranné známky prostřednictvím hashtagů, jejichž původcem není majitel této ochranné známky, může způsobit, že známka se stane generickou, tedy že ztratí základní funkci ochranné známky – schopnost identifikovat zdroj původu. Toto jsou potenciálně katastrofální důsledky neomezeného užívání hashtagů odkazujících na distinktivní ochrannou známku.

I pokud v určitém případě užití hashtagu obsahujícího známou ochrannou známku nebude představovat užití ochranné známky v obchodním styku, může být přesto považováno jako protiprávní z titulu práva na ochranu proti nekalé soutěži.

Závěr

Výše uvedené právní důsledky, které vyvstávají v souvislosti s užíváním hashtagů jsou typickým případem toho, kdy je technologický vývoj o jeden či více kroků napřed před právem. Některé otázky čekají na to, až budou zodpovězeny soudy, avšak tři věci jsou zřejmé:

• (i) Společnosti by si měly své populárních reklamní slogany, které jsou s nimi spojovány a které se užíváním v hashtazích se staly virálními, nechat registrovat jako ochranné známky.
• (ii) Společnosti by měly monitorovat konkurenci a právě populární hashtagy za účelem zamezení případnému tzv. hashtag hijackingu, tj. užívání ochranných známek v hashtazích s nekalým úmyslem.
• (iii) Společnosti by měly monitorovat užívání svých ochranných známek v hashtazích za účelem zamezení jejich rozmělnění a ztrátě rozlišovací způsobilosti.

… jinými slovy: #hashtagujsmirou (!)

Hashtagování ochranné známky konkurenta na sociálních sítích může mást spotřebitele a může být na újmu majiteli této ochranné známky. Rozsáhlé virální užívání určité ochranné známky navíc může vést k jejímu rozmělnění a ztrátě rozlišovací způsobilosti značky. Tyto skutečnosti motivují společnosti k registraci svých hashtagů jako ochranných známek, a to i přesto, že přetrvává nejistota ohledně registrovatelnosti hashtagů jako ochranných známek. Někteří totiž tvrdí, že hashtagy jsou pouhá metadata - hyperlinky odkazující na jiný internetový obsah - jejich užívání by nemělo být omezováno či monopolizováno.

1

Např. spojené případy C‑236/08 – ²³⁸⁄₀₈, Google France and Google Inc. proti Louis Vuitton Malletier SA

2

Rozhodnutí okresního soudu pro Jižní Okrsek Missippi, č. 3:13-CV-664-CWR-FKB, 2015 WL 1486375 (S.D. Miss. Mar. 31, 2015, at *1 – 2)

3

Např. rozhodnutí okresního soudu pro Kalifornii v případu Eksouzian proti Albanese, č. CV 13 – 00728-PSG-MAN, 2015, WL 4720478 (C.D. Cal. Aug, 7, 2015)