IP, IT & Life Sciences

Romania: Relativity of Absolute Grounds for Trademark Refusal

Under Romanian trademark law, absolute grounds for trademark refusal are not as absolute as they should be.

Absolute grounds of trademark refusal: legal framework

Romanian Trademark Law1 (“RTL“) provides two categories of grounds of refusal that can be claimed in refusing a trademark application or invalidating a registered trademark: relative grounds (referring to conflicts between trademark and prior rights of third parties) and absolute grounds of refusal.

Absolute grounds of refusal (provided under art. 5 (1) (a)-(n) RTL) inter alia prohibit the registration of trademarks that (i) are devoid of distinctive character; (ii) may serve in trade to designate kind, quality, purpose, value, geographical origin or other characteristics of goods/services; (iii) have been commonly used in the current language or established practices of trade; (iv) are deceptive in respect of geographical origin, quality or nature of goods and services; (v) contain a geographical indication that misleads the public as to the real origin of the goods; (vi) are contrary to public order or morality; (vii) contain signs protected under art. 6 ter of the Paris Convention for the Protection of Intellectual Property (the “Paris Convention”) without the consent of competent authorities that hold such signs; and (viii) contain signs, other than those protected under art. 6 ter of the Paris Convention, without the permission of authorities holding such signs.

Statute of limitations on trademark invalidation proceedings

Both absolute and relative grounds of refusal could be invoked under examination proceedings to refuse a trademark application, and to invalidate a trademark after it is registered.

Invalidation proceedings (based on absolute and relative grounds) should be brought before the Bucharest Court (Tribunalul București) within the statute of limitations period (“SLP“) of five years from the date of trademark registration (art. 47 (1) (a) (b) (3) RTL).

Legal issues of the statute of limitations for invalidation proceedings due to absolute grounds of refusal

The SLP blocks trademark invalidation proceedings, rendering a challenged trademark unchallenged. Blocking invalidation proceedings that are based on relative grounds of refusal is justified – the SLP would only be a consequence of the inactivity of the right-holder who did not exercise his right to contest a later conflicting trademark owned by a third party. But blocking invalidation proceedings that are based on absolute grounds of refusal due to the expiry of the SLP is in conflict with other laws.

Let us assume that trademarks subject to absolute grounds of refusal stay unchallenged due to the expiry of the SLP. What would the consequences be? Such trademarks lacking distinctive character, or designating characteristics of goods/services, or customary in the trade/current language, should be freely available for use by anyone. Making such registrations incontestable after five years would create a monopoly by which the trade-mark owner may require third parties to refrain from the use of respective signs. This situation would definitely be in conflict with the reason behind absolute grounds of refusal.

Registration of a trademark consisting of a geographical indication (“GI“) for goods not originating from the designated territory is contrary to the EU Regulations on protection of respective geographical indications (the “GIs Regulations“) (EU Regulations 1151/2012, 110/2008, 1308/2013, 479/2008), bearing in mind that under the GIs Regulations, member states are compelled to reject such trademarks.

The Constitution of Romania (“ROC“) obliges the Romanian state to comply with interna-tional treaties and conventions (art. 11 (1) ROC) and forbids manifestations contrary to morality (art. 30 (7) ROC). In addition, art. 6 quinquies B (iii) of the Paris Convention, to which Romania is party, requires contracting parties to refuse trademarks that are contrary to morality and public order. Taking these aspects into account, registration of trademarks that are against morality and/or public order, disregards constitutional rules under art. 11 (1) ROC. Moreover, registration of a trademark contrary to morality may be deemed a manifestation forbidden by art. 30 (7) ROC.

Registration of a trademark consisting of a sign protected under art. 6 ter of the Paris Convention, without the consent of a competent authority, is contrary to the Paris Convention, leading to non-compliance between RTL and constitutional rules under art. 11 (1) ROC.

Conclusion

The statute of limitations for the invalidation of a trademark registered by disregarding absolute grounds of refusal is in conflict with constitutional, EU and international law.

The solution is to make absolute grounds of trademark refusal really absolute without a statute of limitations period.

Absolute grounds for trademark refusal should remain really absolute regardless of the time factor.

1
Law 84/1998 on trademarks and geographical indications republished

Relativitatea motivelor absolute de refuz al unei mărci

Sub legislația română privind mărcile, motivele absolute pentru refuzul unei mărci nu sunt chiar așa de “absolute” cum ar trebui să fie.

Motivele absolute de refuz al unei mărci: cadrul legal

Romanian Trademark Law(“RTL“) provides two categories of grounds of refusal that can be claimed in refusing a trademark application or invalidating a registered trademark: relative grounds (referring to conflicts between trademark and prior rights of third parties) and absolute grounds of refusal.
Legea română privind mărcile1 (“LRM“) prevede două categorii de motive de refuz care pot fi invocate pentru refuzul unei cereri de înregistrare a unei mărci sau pentru anularea înregistrării unei mărci: motivele relative de refuz (se referă la conflictul dintre o marcă și drepturi anterioare ale terților) și motivele absolute de refuz.

Motivele absolute de refuz (prevăzute de art. 5 (1) (a)-(n) LRM) interzic printre altele înregistrarea mărcilor care (i) sunt lipsite de caracter distinctiv; (ii) pot servi în comerţ pentru a desemna specia, calitatea, cantitatea, destinaţia, valoarea, originea geografică sau alte caracteristici ale bunurilor și serviciilor; (iii) sunt uzuale în limbajul curent sau în practicile comerciale loiale şi constante; (iv) induc în eroare cu privire la originea geografică, calitatea sau natura produselor și serviciilor; (v) conțin o indicație geografică care induce în eroare publicul cu privire la adevăratul loc de origine al produselor; (vi) sunt contrare ordinii publice sau bunelor moravuri; (vii) conțin semne protejate de art. 6 ter din Convenția de la Paris pentru Protecția Proprietății Intelectuale (“Convenția de la Paris”) fără consimțământul autorităților competente care dețin asemenea semne şi (viii) conțin semne, altele decât cele protejate de art. 6 ter din Convenția de la Paris, fără permisiunea autorităților care dețin astfel de semne.

Prescripția acțiunii privind anularea unei mărci

Ambele motive absolute şi relative de refuz pot fi invocate în procedura examinării pentru a refuza o cerere de înregistrare a mărcii cât şi pentru a invalida înregistrarea unei mărci după ce aceasta a fost înregistrată.

Anulare înregistrării unei mărci (întemeiata pe motivele absolute și relative de refuz) poate fi solicitată Tribunalului București în termenul de prescripție de cinci ani de la data înregistrării mărcii. (art. 47 (1) (a) (b) (3) LRM).

Controverse juridice privind prescripția dreptului de a iniția acțiunea în anulare întemeiată pe motive absolute de refuz

Operarea prescripției blochează acțiunea în anulare, transformând în acest fel înregistrarea unei mărci “atacabilă”, într-o înregistrare “neatacabilă”. Paralizarea acțiunii în anulare, pentru motive relative prin efectul prescripției, este justificată – operarea prescripției ar fi consecința inacțiunii titularului care nu şi-a exercitat dreptul de a contesta înregistrarea de către un terț a unei mărci ulterioare, cu care vine în conflict. Cu toate acestea, blocarea acțiunii în anulare pentru motive absolute, prin operarea prescripției, vine în conflict cu alte prevederi legale.

Să presupunem că mărcile înregistrate cu nerespectarea motivelor absolute de refuz rămân “neatacabile” datorită expirării termenului de prescripție. Care vor fi consecințele juridice în acest caz? Astfel de mărci lipsite de caracter distinctiv, sau desemnând caracteristicile bunurilor şi serviciilor, sau care sunt uzuale în comerț/limbajul curent, trebuie să fie în mod liber accesibile oricui pentru utilizare. Nașterea unui caracter incontestabil al unor astfel de mărci, înregistrate după epuizarea termenului de prescripție de cinci ani, ar crea un monopol prin care titularul mărcii poate solicita terților să se abțină de la utilizarea semnelor respective. Această situație ar veni în mod clar în conflict cu rațiunea din spatele motivelor absolute de refuz.

Înregistrarea unei mărci conținând indicații geografice (“IG”), pentru bunuri care nu sunt originare din teritoriul desemnat, este contrară Regulamentelor europene privind protecția respectivelor indicațiilor geografice (“Regulamentele IG”) (Regulamentele europene 1151/2012, 110/2008, 1308/2013, 479/2008), având în vedere că sub prevederile Regulamentelor IG statele membre au obligația să refuze înregistrarea unor asemenea mărci.

Constituția României (“Constituția“) obligă statul român să respecte tratatele internaționale şi convențiile la care este parte (art. 11 (1) din Constituție) şi interzice manifestările contrare bunelor moravuri (art. 30 (7) din Constituție). În plus, art. 6 quinquies B (iii) din Convenția de la Paris, la care România este parte, impune statelor contractante sa refuze înregistrarea mărcilor care sunt contrare ordinii publice şi bunelor moravuri. Luând în considerare aceste aspecte, înregistrarea mărcilor care sunt contrare bunelor moravuri şi/sau ordinii publice nu ține seama de normele constituționale prevăzute de art. 11 (1) din Constituție. Mai mult, înregistrarea unei mărci contrară bunelor moravuri poate fi considerată o manifestare interzisă de art. 30 (7) din Constituție.

Înregistrarea unei mărci ce conține un semn ce face obiectul protecției prevăzută de art. 6 ter din Convenția de la Paris, fără consimțământul autorității competente, este contrară prevederilor Convenției de la Paris şi conduce la un conflict între LRM şi prevederile constituționale ale art. 11 (1) din Constituție.

Concluzie

Prevederea unui termen de prescripție, pentru acțiunea în anulare a unei mărci înregistrată cu nerespectarea motivelor absolute de refuz, este în conflict cu prevederile Constituției, cu dreptul European şi cu dreptul internațional.

Soluția este ca motivele absolute de refuz al unei mărci să devină cu adevărat absolute, fără impunerea unui termen de prescripție.

Motivele absolute de refuz al unei mărci trebuie sa rămână în mod real absolute, indiferent de factorul timp.

1
Legea 84 privind mărcile şi indicaţiile geografice republicată